Beberapa waktu lalu, ramai diberitakan di tentang adanya sengketa hukum antara perusahaan otomotif asal Jerman, BMW, dengan produsen kendaraan asal Tiongkok, BYC. Perselisihan ini dipicu oleh penggunaan nama “M6” oleh BYC pada salah satu model kendaraannya, yang dianggap menyerupai merek milik BMW. BMW sendiri telah lama dikenal sebagai salah satu merek otomotif ternama, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah global.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan dua prinsip penting dalam sistem hukum merek di Indonesia, yakni prinsip first to file dan perlindungan terhadap merek terkenal. Sengketa semacam ini bukan hanya tentang siapa yang lebih dulu menggunakan atau mendaftarkan merek, tetapi juga menyangkut sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada merek yang sudah memiliki reputasi kuat di mata publik.
Prinsip First to File
Dalam sistem perlindungan merek di Indonesia, prinsip first to file menjadi dasar utama. Artinya, hak atas suatu merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong pelaku usaha untuk segera mendaftarkan mereknya secara resmi.
Namun, apakah prinsip ini selalu mutlak? Ternyata tidak. Meskipun seseorang atau badan hukum lebih dulu mendaftarkan sebuah merek, bukan berarti mereka otomatis berhak menggunakannya jika ternyata merek tersebut menyerupai atau meniru merek yang sudah terkenal lebih dulu.
Perlindungan terhadap Merek Terkenl
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan khusus bagi merek terkenal. Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa permohonan pendaftaran merek dapat ditolak jika mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik pihak lain, meskipun merek tersebut belum didaftarkan di Indonesia.
Ketentuan ini memberikan ruang perlindungan bagi merek-merek global yang sudah dikenal luas masyarakat, untuk menghindari pembajakan atau pencatutan nama oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks kasus BMW vs BYC, penggunaan nama “M6” oleh BYC dianggap dapat menimbulkan kebingungan konsumen dan merugikan citra BMW yang sudah lama dikenal melalui lini produknya dengan kode serupa.
Selain prinsip pendaftaran dan status merek terkenal, unsur itikad baik juga menjadi pertimbangan penting dalam sengketa merek. Jika terbukti bahwa pihak yang mendaftarkan merek tertentu memiliki niat tidak baik — misalnya, ingin mengambil keuntungan dari ketenaran merek lain — maka pendaftarannya dapat dibatalkan.
Pengadilan niaga dalam banyak putusan sebelumnya telah menegaskan bahwa perlindungan hukum tidak diberikan kepada pendaftar merek yang bertindak dengan itikad buruk, sekalipun ia yang pertama kali mengajukan permohonan ke DJKI.
Untuk menghindari sengketa hukum di kemudian hari, pelaku usaha perlu melakukan langkah-langkah strategis sebelum mengajukan pendaftaran merek. Salah satu langkah terpenting adalah melakukan pengecekan merek terlebih dahulu melalui database DJKI. Pengecekan ini bertujuan memastikan bahwa merek yang ingin digunakan belum dimiliki atau tidak memiliki kemiripan dengan merek lain yang sudah terdaftar, khususnya merek-merek terkenal.
Butuh bantuan untuk mendaftarkan merk bisnis anda? Silakan hubungi Lex Mundus melalui chat Whatsapp pada halaman ini atau email ke [email protected]. Terima kasih.